Вопрос: По лицензионному договору лицензиат имеет право использовать товарный знак лицензиара на своих товарах (одежда верхняя), при этом в договоре ничего не сказано о возможности или невозможности производить такой товар силами сторонних организаций. Вправе ли лицензиат без дополнительного согласия лицензиара заключить договор подряда с иным производителем, который будет изготавливать товар для лицензиата и наносить на него товарный знак лицензиара?
Ответ: Полагаем, что в данной ситуации сторонний подрядчик не является лицом, вводящим товар в гражданский оборот и использующим его, поэтому отдельного согласия лицензиара в данной ситуации не требуется.
Обоснование: Согласно п. п. 1, 6 ст. 1235 Гражданского кодекса РФ по лицензионному договору одна сторона - обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования такого результата или такого средства в предусмотренных договором пределах.
Лицензиат может использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации только в пределах тех прав и теми способами, которые предусмотрены лицензионным договором. Право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, прямо не указанное в лицензионном договоре, не считается предоставленным лицензиату. Лицензионный договор должен предусматривать:
1) предмет договора путем указания на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, право использования которых предоставляется по договору, с указанием в соответствующих случаях номера документа, удостоверяющего исключительное право на такой результат или на такое средство (патент, свидетельство);
2) способы использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.
В силу п. п. 1.1, 2 ст. 1489 ГК РФ лицензионный договор о предоставлении права использования товарного знака должен содержать наряду с условиями, предусмотренными п. 6 ст. 1235 ГК РФ, перечень товаров, в отношении которых предоставляется право использования товарного знака.
По смыслу пп. 1 п. 2 ст. 1484 ГК РФ одним из способов ввода товара в гражданский оборот является производство товара.
В силу ст. 1487 ГК РФ не является нарушением исключительного права на товарный знак использование этого товарного знака другими лицами в отношении товаров, которые были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем или с его согласия.
По договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его (п. 1 ст. 702 ГК РФ).
Договор подряда заключается об изготовлении или переработке (обработке) вещи либо о выполнении другой работы с передачей ее результата заказчику. По договору подряда, заключенному об изготовлении вещи, подрядчик передает права на нее заказчику (п. п. 1, 2 ст. 703 ГК РФ). Таким образом, право собственности на изготавливаемую вещь возникает у заказчика, который и является производителем, вводящим товар в оборот. Данного вывода придерживается и ФНС России в Письме от 06.10.2016 N ГД-4-19/18893@ по вопросу о маркировке товаров из натурального меха, произведенных подрядным способом.
Согласно п. 13 ст. 3 Федерального закона от 30.12.2006 N 271-ФЗ "О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации" товаропроизводителем является зарегистрированное в установленном законодательством Российской Федерации порядке юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, а также гражданин (в том числе гражданин - глава крестьянского (фермерского) хозяйства, член такого хозяйства, гражданин, ведущий личное подсобное хозяйство или занимающийся садоводством, огородничеством, животноводством), которые являются производителями и осуществляют продажу товаров собственного производства. По смыслу данного определения производитель - это собственник товара, поскольку обладает правом реализации товара.
Согласно ст. 2 Технического регламента Таможенного союза "О безопасности продукции легкой промышленности" ТР ТС 017/2011, утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 N 876, изготовитель - это юридическое лицо или физическое лицо в качестве индивидуального предпринимателя, осуществляющее от своего имени производство и реализацию продукции легкой промышленности и ответственное за ее соответствие требованиям настоящего Технического регламента.
Следовательно, подрядчик по договору подряда не может являться производителем, поскольку не является собственником и не реализует товар.
Таким образом, в изложенной ситуации при изготовлении товара сторонней организацией право собственности будет возникать у заказчика, который и будет считаться производителем товара, вводящим его в гражданский оборот и использующим этот товар с нанесенным на ним товарным знаком лицензиара с согласия последнего. Сторонний же подрядчик не является лицом, от своего имени осуществляющим производство и реализацию товара, то есть собственником, вводящим товар в гражданский оборот и использующим товар, соответственно, отдельного согласия лицензиара в данной ситуации не требуется.
О.А. Курасов
ООО "М-СТАЙЛ"
Региональный информационный центр
02.07.2021
