Особенности внесения интеллектуальных прав в качестве
вклада в уставный капитал совместного предприятия
3.96. Если участники формируемого СП принимают решение о передаче ему определенных объектов интеллектуальной собственности, корпоративный договор должен предусматривать подробное описание таких объектов (товарные знаки, патенты, ноу-хау и пр.). Если соответствующие объекты интеллектуальной собственности вносятся в уставный капитал СП, должна быть проведена оценка их рыночной стоимости с привлечением независимого оценщика. Кроме того, для целей оформления внесения объектов интеллектуальной собственности в уставный капитал потребуется заключение соответствующим участником СП и обществом договора об отчуждении исключительного права или лицензионного договора (последний может предусматривать как исключительную, так и неисключительную лицензию).
3.97. На практике довольно часто объекты интеллектуальной собственности передаются СП его участниками на основе лицензионных соглашений. Например, таким образом часто передается право на использование товарного знака или право на использование определенного ноу-хау, которое имеется у соответствующего участника. Необходимо учитывать, что соответствующая передача будет подлежать обязательной регистрации в государственном органе, осуществляющем регистрационные действия в сфере интеллектуальной собственности. Поэтому при первичном формировании СП заключение лицензионного договора не будет возможным до государственной регистрации общества, на основе которого формируется СП. Мы рекомендуем приложить форму лицензионного договора, который будет оформлять передачу в пользование СП определенных объектов интеллектуальной собственности, к корпоративному договору. Сам лицензионный договор в обязательном порядке должен предусматривать автоматическое прекращение в случае, если расторгается корпоративный договор или соответствующий участник (предоставляющий лицензию) перестает участвовать в уставном капитале СП, например, в результате реализации опционов кем-либо из партнеров, продажи акций (долей участия в уставном капитале) СП в пользу третьих лиц, реализации одного из механизмов разрешения тупиковых ситуаций ("русская рулетка", "техасская рулетка") и пр. Также при предоставлении СП права на использование товарного знака одного из партнеров в фирменном наименовании на случай последующего выхода такого партнера из состава участников общества либо снижения доли его участия ниже предусмотренного корпоративным договором уровня корпоративный договор должен содержать положение, обязывающее остающихся участников изменить фирменное наименование общества, чтобы исключить использование соответствующего товарного знака.
3.98. Нам несколько раз встречались ситуации, когда один из участников СП, передавая последнему определенные права на использование интеллектуальной собственности, например право на товарный знак, и заключая с обществом соответствующий лицензионный договор, отказывался от государственной регистрации таких прав. Во всех случаях причиной отказа от государственной регистрации было нежелание соответствующего партнера быть вовлеченным в процедуры, связанные с государственной регистрацией. Мы не рекомендуем использовать данный подход. В описанной ситуации в случае нарушения СП предусмотренных лицензионным договором правил использования, например, товарного знака нарушенные права соответствующего участника СП могут не подлежать судебной защите.
